“代表人”抢注条款应如何理解与适用?

历时12年,双方纠纷终于尘埃落定。根据北京市高级人民法院作出的(2017)京行终1818号行政判决,法院终审驳回了刘某的上诉,国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)对诉争商标不予核准注册的裁定最终得以维持。

据了解,诉争商标由雅地咨询(北京)有限公司(下称雅地公司)于2003年7月23日提出注册申请,指定使用在室内装饰设计、建筑制图等第42类服务上。2005年6月8日,国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)对诉争商标通过初步审定并公告。后经商标局核准,诉争商标转让予刘某。

在法定异议期内,安廷颐于2005年9月27日向商标局提出异议申请,主张该公司早于2003年6月4日便在新加坡注册了“adinc.及图”商标,指定使用在室内设计等第42类服务上;雅地公司法定代表人曾受邀参与安廷颐的品牌开发,其对安廷颐的商标十分熟悉,在未获得安廷颐授权或同意的情况下,雅地公司申请注册诉争商标,构成代表人未经授权以自己的名义将被代表人的商标进行注册的情形。据此,安廷颐请求商标局不予核准诉争商标的注册。

经审查,商标局于2009年7月8日作出裁定,认定安廷颐的异议理由不成立,并对诉争商标予以核准注册。安廷颐不服,于同年8月5日向商评委申请复审。

2013年12月30日,商评委作出复审裁定,认定诉争商标原注册人雅地公司的法定代表人作为安廷颐的合伙人理应知晓安廷颐的商标,雅地公司以自己的名义将安廷颐的“adinc.及图”商标进行注册,构成我国商标法规定的“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册”的情形。据此,商评委裁定对诉争商标不予核准注册。

刘某不服商评委作出的裁定,随后向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,但其诉讼主张未能获得法院支持,刘某继而向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为,我国商标法有关“代表人”抢注条款中的“代表人”,包括经销、代理等销售代理关系意义上的“代表人”,以及与上述“代表人”有串通合谋抢注行为的商标注册申请人。若抢注行为发生在“代表”关系尚在磋商阶段,即抢注在先,“代表”关系形成在后的,亦应当视为构成“代表人”抢注情形。该案中,在案证据可以证明诉争商标原注册人雅地公司的法定代表人与安廷颐构成“代表”与“被代表”关系,其未经授权申请注册诉争商标,违反了我国商标法中的“代表人”抢注条款,不应予以核准注册。据此,法院终审判决驳回刘某上诉,维持一审判决。

行家点评

杨宇宙 北京大成(上海)律师事务所 合伙人:该案争议焦点在于,如何对我国商标法中规定的“代表人”进行认定。对于该“代表”关系的理解,笔者认为应该从我国商标法的立法渊源和宗旨出发。

我国商标法有关“代表人”抢注规定的立法宗旨在于,申请注册和使用商标应该遵守诚实信用原则,“代表”关系这种特殊法律关系是基于诚实信用原则而设立的对“被代表人”的商标予以特殊保护制度。正是基于对“代表”关系的特殊保护,如果因双方形成“代表”关系或业务往来等其他关系,一方理应知道另一方商标存在从而抢先注册商标,则违反了诚实信用原则,构成我国商标法规定的“代表人”抢注行为。因此,合同、业务往来关系或尚未形成“代表”关系而进行磋商的阶段也应被视为是“代表”关系。

该案中,通过公证认证的邮件可以证明在申请注册诉争商标时,尼古拉斯·亚当斯为安廷颐的执行董事,在业务往来中理应知晓安廷颐已经在新加坡注册的商标,其与安廷颐构成“代表”关系。尼古拉斯·亚当斯以其为法定代表人的雅地公司的名义进行商标注册的行为,并不能够掩盖其作为“代表人”抢注安廷颐商标的事实。

韩英 京衡律师事务所 商标部副主任:根据我国商标法规定,未经授权,“代表人”以自己的名义将“被代表人”的商标进行注册,“被代表人”提出异议的,不予注册并禁止使用。

我国商标法有关“代表人”规定的立法宗旨,旨在遏止“代表人”违反诚实信用原则、恶意抢注商标的行为,是商业活动诚实信用原则在商标法中的具体体现,其根本目的在于给予特殊商业关系的当事人以特别保护。与一般抢注行为不同,“代表人”抢注行为发生在具有“代表”关系的当事人之间。“被代表人”对“代表人”有着更多的信赖,相应地,“代表人”比一般公众更加了解“被代表人”的商标注册和使用以及商业安排等情况。

在司法实践中,一般认为“代表人”不仅包括代表企业办理商标注册或其他商标事宜的人,还包括具有从属于“被代表人”的特定身份,执行职务行为而可以知悉“被代表人”商标的个人,包括法定代表人、董事、经理、合伙事务执行人等,以及与上述“代表人”有串通合谋抢注行为的商标注册申请人。

实践中,有时双方之间并没有合同,或者虽有合同但对相关商标问题未作约定或约定不充分,有时“代表人”出于对商标所有人的利益考虑,会在某一国家或地区主动采取必要措施,通过注册或者使用来保护商标。但由于涉及商标专属权的归属,或者一旦双方的“代表”关系终止,便可能会产生商标权属纠纷。

该案中,在案证据相互印证,足以证明雅地公司法定代表人作为安廷颐的“代表人”,知道或应当知道安廷颐在新加坡注册的“adinc.及图”商标,却未经授权在中国申请注册诉争商标,故应认定为“代表人”抢注行为。

文章来源于:中国知识产权资讯网

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